Lacoste ha utilizzato e registrato per la prima volta il suo logo con il coccodrillo in Francia nel 1927, poi successivamente ha ottenuto il diritto di marchio in India, mentre le prime registrazioni risalgono a gennaio 1983. Il marchio è infine iniziato ad utilizzare in India l'indicazione grafica con il coccodrillo dal 1993. Nel frattempo CIPL possedeva il diritto di marchio sia per il segno verbale “Crocodile” che per l'immagine grafica corrispondente del coccodrillo a partire da giugno 1952, e dal 1990 lo utilizzava in India su prodotti simili, ovvero abbigliamento e calzature.
Lacoste ha scoperto nel tempo che CIPL aveva iniziato a utilizzare un’immagine simile al coccodrillo senza l’accompagnante nome “Crocodile”, avvenuto almeno dal 1997. La società francese ha considerato questo come una violazione del proprio marchio e come un inganno nei confronti dei consumatori, sostenendo che CIPL non avesse il diritto di utilizzare autonomamente il coccodrillo senza l’aggiunta del nome del marchio. Nonostante tentativi formali di risolvere la controversia negli anni 1999‑2001, CIPL ha rifiutato, facendo riferimento a un accordo di coesistenza (Co‑Existence Agreement, CEA) stipulato tra le parti nel 1983, che secondo loro autorizzava tale utilizzo. Lacoste però sosteneva che l’accordo non coprisse il territorio dell’India e che CIPL non avesse diritto a utilizzare il logo del coccodrillo senza il nome del marchio. Di conseguenza, Lacoste ha chiesto un divieto permanente sull’uso del segno da parte di CIPL nonché la divulgazione dei profitti ottenuti sul territorio indiano.
Dopo molti anni di dispute e di mancato successo per il marchio francese in questo contesto, si è infine verificata una svolta nella causa. Alla fine la questione è arrivata al Tribunale Supremo di Delhi, dove a agosto 2024, dopo un esame approfondito, è stata emessa una sentenza favorevole a Lacoste.Il tribunale ha emanato un ordine giudiziario definitivo contro CIPL, impedendo ulteriori utilizzi del marchio contestato, nonché ordinando a CIPL il pagamento dei profitti ottenuti dalla vendita di merci contrassegnate dal segno che viola la legge dall'agosto 1998 fino al giorno in cui ha interrotto l'uso.Il tribunale ha valutato la somiglianza tra i marchi commerciali, la probabilità di indurre in errore i consumatori e il rispetto dei diritti esclusivi (delle opere protette dal diritto d'autore) e ha indicato che esiste un alto grado di somiglianza visiva e concettuale tra i marchi Lacoste e CIPL, mentre le differenze erano troppo minime per evitare la confusione dei consumatori. Il tribunale ha stabilito che i marchi sono notevolmente simili. Inoltre, il tribunale ha osservato che l'uso precedente di CIPL riguardava solo un segno composto (la parola “Crocodile” e un’immagine), ma non l’immagine isolata del coccodrillo che hanno iniziato a utilizzare successivamente. Riguardo all’accordo di coesistenza (Co‑Existence Agreement, CEA) del 1983, è stato confermato che il suo ambito era limitato e che il suo contenuto non comprendeva il territorio dell'India. Invece, in materia di tutela dei diritti d'autore, il tribunale ha riconosciuto che le somiglianze derivavano dalla generale concezione del coccodrillo, e non da una copia, respingendo la richiesta di Lacoste riguardante la violazione dei diritti d'autore.
Sentenza della Corte Suprema di Delhi sottolinea la necessità di stabilire chiaramente la fama in questioni relative ai marchi, soprattutto nel contesto delle controversie transfrontaliere. Questo caso funge da monito che i limiti territoriali e gli accordi devono essere attentamente considerati per il futuro, al fine di garantire un'efficace applicazione della protezione dei marchi e dei diritti d'autore.
Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie w ciągu najbliższych … z wstępną wyceną.
