La controversia riguardava diversi marchi tridimensionali dell'UE che rappresentavano la forma del cubo di Rubik. Questi diritti erano stati registrati tra il 2008 e il 2012, ma Verdes Innovations SA – un concorrente operante nel mercato dei puzzle – ha chiesto la loro invalidazione. L'argomentazione si basava sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) punto ii) del regolamento 2017/1001, il quale esclude dalla registrazione un segno se le sue caratteristiche essenziali derivano esclusivamente da una funzione tecnica del prodotto. Secondo la parte richiedente, la forma a cubo e la rete di linee visibili che lo dividono in piccoli quadrati sono strettamente collegate al meccanismo operativo del puzzle – consentono la rotazione lungo gli assi nonché lo spostamento indipendente di righe e colonne.La Corte UE ha riconosciuto il merito di tale argomentazione. Ha sottolineato che lo scopo dei marchi è proteggere i segni capaci di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre, non tutelare soluzioni tecniche, le quali dovrebbero invece essere soggette a una protezione brevettuale o di design temporaneamente limitata.
La sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale consolidata, in particolare con la sentenza del Tribunale di Giustizia dell'UE nella causa Simba Toys contro l'EUIPO (C-30/15 P). In quella vicenda il TUE ha stabilito che, nel valutare i marchi tridimensionali, non si devono considerare solo le caratteristiche visibili, ma anche gli elementi tecnici, che possono essere invisibili ma determinano la forma del prodotto.Inoltre, la Corte UE ha respinto il ragionamento dell'EUIPO secondo cui le differenze cromatiche delle pareti di un giocattolo da costruzione costituivano un elemento essenziale del segno distintivo. Ha osservato che nelle rappresentazioni dei marchi presentate nelle domande non era stata fornita una chiara riproduzione di tali differenze. Tuttavia, anche senza tale caratteristica, gli altri elementi – la forma a cubo e la griglia di suddivisione – erano sufficienti per considerare il prodotto funzionale e quindi escluderlo dalla protezione.Nel ragionamento il giudice ha sottolineato espressamente che attribuire una protezione illimitata a elementi tecnici tramite i marchi avrebbe consentito di aggirare le norme sui brevetti e sui disegni, che prevedono limiti temporali al monopolio.
Per Spin Master, che nel 2021 ha acquistato i diritti del Cubo di Rubik per 50 milioni di dollari, la sentenza costituisce un colpo significativo. La perdita della protezione della forma come marchio comunitario significa che sul mercato potranno apparire prodotti con un aspetto quasi identico, rendendo più difficile difendere la posizione competitiva. Anche se è possibile ottenere una certa protezione tramite diritti d'autore o tutela del design, queste sono molto più deboli e limitate nel tempo.La sentenza ha anche implicazioni di ampio respiro. Per i produttori di giocattoli e beni di consumo, i cui prodotti hanno acquisito uno status iconico, è chiaro il messaggio: la funzionalità prevale sulla riconoscibilità agli occhi del diritto comunitario dei marchi. Anche il prodotto più famoso non otterrà una protezione senza scadenza se la sua forma è intrinsecamente legata alla sua funzione.
La sentenza è un prezioso orientamento per avvocati e rappresentanti di brevetti. In primo luogo, registrando un segno 3D, bisogna riflettere attentamente sul modo in cui esso viene presentato, distinguendo chiaramente gli elementi estetici da quelli funzionali. In secondo luogo, un marchio non può essere considerato uno strumento per ottenere la protezione delle caratteristiche tecniche di un prodotto senza limiti temporali – la legge si oppone espressamente a tale pratica. In terzo luogo, durante la due diligence in transazioni che riguardano diritti di proprietà intellettuale, è necessario valutare la durata delle registrazioni esistenti per evitare di investire in diritti facilmente contestabili.Per Spin Master lo scontro probabilmente non terminerà – potrebbe essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE, eventualmente cercando di dimostrare che le varianti cromatiche del cubo costituiscono un elemento distintivo e separato. Tuttavia, indipendentemente dall'esito, questa sentenza già ora traccia una direzione chiara: forme derivanti da funzioni tecniche non saranno protette nell'Unione Europea come marchi.
Wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie w ciągu najbliższych … z wstępną wyceną.
