Il 10 aprile 2013 è stata apportata una modifica alla domanda di marchio comunitario contestato, limitando l'ambito della protezione conferita da tale marchio a «calzature con tacchi alti (esclusi i calzari ortopedici)». In considerazione della situazione verificatasi, il 27 maggio 2013 è stato intentato un'azione legale per violazione del diritto di protezione sul suddetto marchio da parte di Van Haren. Il 17 luglio 2013 il tribunale ha emesso una sentenza in contumacia, in cui ha parzialmente accolto la domanda di Christian Louboutin. La società olandese ha risposto presentando una richiesta di nullità del marchio contestato, sostenendo che il diritto europeo vieta in effetti di tutelare forme che aumentino notevolmente il valore del prodotto. Il tribunale di primo grado di L'Aia ha infine sospeso il procedimento e si è rivolto al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea con un quesito pregiudiziale: «Il concetto di forma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva [2008/95] (nelle versioni tedesca, inglese e francese della stessa direttiva, rispettivamente: Forma, shape e forme) è limitato alle caratteristiche tridimensionali del prodotto, quali (presentate in tre dimensioni) contorni, misura e volume del prodotto, oppure la disposizione si applica anche ad altre caratteristiche del prodotto diverse dalle caratteristiche tridimensionali, come il colore?». Nel febbraio 2018 sembrava che Christian Louboutin avrebbe perso la causa, a causa della opinione del Procuratore Generale dell'EUI, il quale ha indicato che il rifiuto di registrare una combinazione di colore e forma come marchio è ammissibile.
Tuttavia, nella data del 12 giugno 2018 il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza (C 163/16), nella quale ha affermato che, a causa dell'assenza in sede di direttiva 2008/95 di qualsiasi definizione del concetto di “forma”, la determinazione del significato e dell'ambito di tale termine deve – conformemente alla giurisprudenza consolidata del Tribunale – essere effettuata in base al suo significato ordinario nella lingua comune, tenendo simultaneamente conto del contesto in cui il concetto è stato utilizzato nonché degli scopi della normativa di cui fa parte (cfr. sentenza analoga del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C 201/13, EU:C:2014:2132, punto 19). Il Tribunale ha sottolineato che, sebbene sia vero che la forma di un prodotto o di una sua parte svolga un ruolo nella distinzione del colore nello spazio, non è però possibile affermare che il segno sia creato dalla suddetta forma, quando la registrazione di un marchio intende tutelare non tanto tale forma quanto l'applicazione di un determinato colore in una posizione specifica sul medesimo prodotto. Di conseguenza, rispondendo alla domanda pregiudiziale, il Tribunale ha indicato che “l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii) della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/95/UE del 22 ottobre 2008 finalizzata al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai marchi deve essere interpretata nel senso che un segno costituito da un colore applicato alla suola di una scarpa con tacco alto, quale quello esaminato nel procedimento principale, non è composto esclusivamente da un “forma” ai sensi della disposizione citata.”.Cosa significa questa sentenza? Che Christian Louboutin può e poteva registrare le sue caratteristiche suole rosse come marchio. Tuttavia, affinché la controversia giunga definitivamente alla conclusione – la questione deve tornare al tribunale di primo grado di L'Aia, che in questo caso deve tenere conto della suddetta sentenza del Tribunale. Tale conclusione va senza dubbio considerata un successo per Louboutin, il quale da oggi può opporsi efficacemente ai propri imitatori.
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