L'intera vicenda è iniziata quando la società Casadobe Props 60, proprietaria della tenuta vinicola “Canto” situata nella zona di Durbanville in RPA, ha presentato una domanda di registrazione del marchio CANTO in diverse classi, inclusa la classe 33 relativa a vini e spumanti. Non è stato necessario aspettare a lungo per ricevere una risposta da parte della società vinicola italiana Fratelli Martini Secondo Luigi SpA, che ha presentato opposizione alla domanda.Gli italiani si sono basati sul loro marchio precedentemente registrato CANTI, anch'esso nella classe 33, sostenendo che i due segni sono troppo simili dal punto di vista visivo e fonetico, il che potrebbe indurre i consumatori in errore. Inoltre, il produttore italiano ha argomentato che entrambi i marchi consistono in cinque lettere, condividono le prime quattro lettere e sono concettualmente legati alla musica o al canto. A suo avviso, tali simili caratteristiche erano sufficienti a far presumere ai consumatori l'esistenza di un collegamento tra le due marche, il che comporterebbe una violazione dei diritti sul marchio CANTI precedentemente registrato.
In un primo momento il Tribunale di Primo Grado (High Court) si è inclinato a favore dell'argomentazione della società italiana e ha mantenuto la contestazione alla registrazione del marchio CANTO. Il giudice ha riconosciuto che i due marchi sono effettivamente troppo simili per poter coesistere sul mercato senza il rischio di indurre in errore i consumatori. Nella sua motivazione il tribunale si è concentrato sulle notevoli somiglianze tra i marchi — le identiche prime quattro lettere e una lunghezza simile delle parole, che secondo il giudice creavano un’impressione generale molto simile.Inoltre il tribunale di primo grado ha attribuato grande importanza al concettuale somiglianza dei due marchi. CANTO in inglese si riferisce al canto o a una parte di un brano musicale, mentre CANTI, pur essendo una parola italiana, evoca anch’esso connotazioni musicali. Questa similarità semantica, combinata con quella visiva e fonetica, secondo il tribunale aumentava il rischio di confusione tra i consumatori.La decisione del Tribunale di Primo Grado è stata una vittoria significativa per il produttore italiano e poteva avere serie conseguenze per la cantina sudafricana. I proprietari della tenuta Canto si sono trovati davanti al fantasma di dover cambiare il nome del loro prodotto, con enormi costi di rebranding, perdita di riconoscibilità del marchio e potenziali ingenti danni finanziari. Non è quindi sorprendente che abbiano deciso di appellare quella decisione sfavorevole per loro.
Dopo aver esaminato l’appello, la Corte Suprema di Appello della RSA (SCA) è giunta a conclusioni completamente diverse e ha annullato la decisione precedente. Il tribunale ha riconosciuto che esistono somiglianze superficiali tra i marchi, tuttavia, nel contesto più ampio, ha ritenuto che non fossero sufficientemente vicini da provocare un reale rischio di confusione tra i consumatori. Questo cambiamento radicale di prospettiva costituisce un caso affascinante delle differenze nell’interpretazione di fatti simili da parte di diverse istanze giudiziarie.Elemento chiave del ragionamento della SCA è stato l’applicazione dell’approccio “apprezzamento globale” (global appreciation), che richiede di valutare i marchi nella loro totalità, dalla prospettiva del consumatore medio. Il tribunale ha osservato che sebbene entrambi i marchi inizino in modo identico, le lettere finali diverse – “O” in CANTO e “I” in CANTI) – cambiano in modo significativo l’aspetto e la pronuncia dei segni, creando una distinzione riconosciuta come significativa. Inoltre, i giudici hanno notato che CANTO è una parola inglese riconoscibile per molti residenti della RSA, mentre CANTI è un termine straniero, meno probabile che sia compreso come avendo un significato specifico per il consumatore medio sudafricano.La corte ha anche considerato la natura dei prodotti e le caratteristiche del consumatore probabile – un approccio comune in molte giurisdizioni. I compratori sono stati riconosciuti come persone che mostrano un livello moderato di attenzione durante l’acquisto – non un livello esperto di meticolosità, ma superiore a quello dell’acquirente medio di un supermercato. In questo contesto, il tribunale non ha riscontrato alcun reale rischio di confusione tra i marchi.
Un aspetto interessante di questa sentenza è stato l'attenzione della corte sul contesto di mercato in cui operano le due marche. È stato rilevato che "CANTO" è un marchio locale, mentre "CANTI" è importato, il che fa sì che i prodotti di queste due marche si trovino raramente a competere direttamente sulla stessa scaffale del negozio. I consumatori spesso considerano anche l'origine del vino. Anche se questo argomento non ha determinato la decisione della corte, essa ha suggerito che il metodo attuale di distribuzione potrebbe influire sul rischio di confusione. Tuttavia, nell'era delle vendite online e della globalizzazione dei canali distributivi, un approccio simile può sollevare perplessità – la situazione di mercato è in grado di cambiare dinamicamente, e prodotti provenienti da diversi paesi si stanno sempre più confrontando direttamente tra loro.La sentenza del tribunale sudafricano non è rivoluzionaria dal punto di vista delle pratiche europee o britanniche, ma ricorda alcune importanti principi. In primo luogo, anche lievi differenze ortografiche o fonetiche possono escludere il rischio di confusione se l'impressione complessiva del segno è diversa. In secondo luogo, il significato concettuale e la familiarità dei consumatori con la lingua influiscono notevolmente sulla valutazione della somiglianza. In terzo luogo, un ruolo sempre più rilevante nell'arbitrato spetta al contesto di mercato, sebbene non sia sempre un fattore prevedibile. Per consulenti ed imprenditori ciò implica la necessità non solo di analizzare le norme, ma anche di monitorare le realtà di mercato e il modo in cui i marchi vengono percepiti dai consumatori.La causa CANTO contro CANTI dimostra che il diritto dei marchi non è costituito soltanto da norme astratte, ma riguarda anche la percezione del marchio agli occhi di un cliente medio – e ciò all'interno di una realtà di mercato concreta e spesso in evoluzione.
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