Le royalties sono la causa della bancarotta?
Di solito il diritto di tutela del marchio è associato allo sviluppo dell’azienda e ai profitti che ne derivano. Le aziende autorizzate offrono sul mercato una moltitudine di prodotti diversi, che tra la vasta concorrenza si distinguono proprio per i marchi registrati. Tuttavia, la storia descritta di seguito mostra che a volte il marchio stesso e le questioni fiscali ad esso correlate possono rappresentare un chiodo della bara per alcune società.
La polacca Famur S.A., nella quale il Dirigente dell’Ufficio Doganale e Fiscale della Piccola Polonia a Cracovia ha effettuato un controllo fiscale riguardante l’imposta sulle società sui redditi realizzati negli anni 2013, 2014 e 2015, ne è stata testimone.
Durante il controllo il Dirigente si è concentrato sulla transazione di trasferimento dei marchi di famiglia da Famur S.A. a Famur Brand Sp. z o. o. e sulla stipula di un accordo sull’utilizzo del marchio non utilizzato. In base all’accordo in questione la società utilizzatrice era tenuta a versare royalties per l’uso del marchio di famiglia. Proprio queste royalty venivano considerate da Famur S.A. come costi legati alla realizzazione del reddito, decisione che è stata contestata dall’amministrazione fiscale. A seguito del controllo e della posizione del Dirigente dell’Ufficio Doganale e Fiscale della Piccola Polonia a Cracovia nei confronti di Famur S.A., le è stato imposto il pagamento di un’imposta sulle società arretrata per un importo di 17,7 milioni di euro. Inoltre, oltre all’imposta l’azienda è stata soggetta a interessi dell’importo di circa 4,4 milioni di euro. L’ammontare complessivo delle somme fiscali arretrate ammonta quindi a 22,2 milioni di euro.
tedesci contro il setaccio
La società tedesca Mesche GmbH, con sede a Plettenberg, il 26 aprile 2012 ha presentato un ricorso presso l’Ufficio Brevetti della Repubblica di Polonia per la revoca del diritto di registrazione relativo al modello industriale intitolato: “Sievo per filtrare alluminio liquido” con priorità dal 7 luglio 2008, spettante all’impresa autorizzata L. K. Secondo il soggetto tedesco contestato, il modello era stato venduto e utilizzato nel settore prima della data di priorità, pertanto non soddisfa i requisiti di novità e di carattere individuale.
L’interesse del richiedente derivava dal fatto che il diritto di registrazione del modello industriale contestato limitava l’attività economica nella produzione e distribuzione dei sievi per filtrare alluminio liquido da esso prodotti.
In risposta al ricorso, l’autorizzato L. K. ha chiesto la sua reiezione e ha sostenuto che le prove allegata al ricorso non confermano la data di priorità né dimostrano le circostanze su cui si basa la società tedesca, nonché sono state prodotte mediante una tecnica di stampa ad alta tecnologia. L’autorizzato ha ammesso che sul mercato esistessero modelli di sievi cosiddati “sombrero”, tuttavia nessuno di essi possedeva le caratteristiche del modello contestato.
Porcellana sfortunata
Una società per azioni polacca ha presentato un’azione al Tribunale di primo grado di Varsavia, tra l’altro, chiedendo la condanna di una società concorrente a pagare una somma determinata più interessi legali per il periodo dal 1o marzo 2007 fino al pagamento, nonché di ordinare alla convenuta di cessare le violazioni dei diritti dell’attore sui modelli comunitari attraverso il blocco dell’importazione, dell’uso e della commercializzazione di insiemi di tazze con sottobicchiere denominati V., nonché di adottare misure per rimuovere gli effetti delle violazioni mediante il ritiro dalla vendita degli insiemi di tazze con sottobicchiere già introdotti sul mercato, che costituiscono copie dei modelli industriali contestati. Nel ragionamento si afferma che l’attore esercita attività di produzione e commercio di articoli in porcellana, la cui fabbrica è una delle più grandi e moderne della Polonia. Nel suo catalogo figurano, tra l’altro, insiemi di porcellana – tazza e sottobicchiere V., il cui caratteristico e originale disegno è oggetto di protezione tramite i modelli industriali contestati. La convenuta, invece, gestisce una rete commerciale che comprende più di cento negozi in tutta la Polonia. Nella sua attività la convenuta utilizza i suddetti modelli industriali dell’attore e li introduce illegalmente sul mercato come copie degli insiemi V. Inoltre, la convenuta ha riconosciuto all’attore il diritto violato dalla registrazione, si è scusata e ha dichiarato l’intenzione di ritirare i prodotti contestati e di smettere di commercializzarli, ma tale promessa non è mai stata attuata.
Netflix contro satanisti
Netflix è noto per una vasta produzione, sia cinematografica che televisiva, di temi molto variegati. Negli ultimi tempi è arrivata sulla piattaforma una produzione originale seriale “The Chilling Adventures of Sabrina”, che è una versione rinnovata del sitcom degli anni ’90, tuttavia nel suo nuovo formato si discosta notevolmente dall’originale, cioè Sabrina, la giovane strega.
Dopo la pubblicazione della prima stagione della nuova Sabrina su Netflix, su internet è scoppiato il caos, soprattutto da parte di satanisti americani, che sostengono che il nuovo serial offenda i loro costumi e credenze. La rabbia e la disperazione sono così grandi che sono pronti a intentare una causa per difendere i propri diritti e le proprie convinzioni.
Si può proteggere il gusto?
Abbiamo spesso sottolineato che vari tipi di prodotti sono soggetti a diverse protezioni, ad esempio i logotipi come marchi registrati, le forme e l’aspetto dei mobili come disegni industriali, tuttavia andando oltre – si può considerare che il gusto sia protetto? Se sì, in quale misura? In quale categoria? Proprio su questo tema il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea si è occupato recentemente nella causa C-310/17 (Levola Hengelo BV / Smilde Foods BV). Vale la pena indicare che non solo le parti in causa attendevano una decisione su questa questione, ma anche un’enorme quantità di imprenditori e società del settore alimentare operanti sul territorio dell’Unione Europea.
Il caso si basa su una crema da spalmare con aggiunta di panna e erbe “Heksenkaas”, prodotta per la prima volta da un’azienda olandese nel 2007 (attualmente i diritti sul prodotto appartengono alla società Levola). Quasi sette anni dopo, cioè nel 2014, l’impresa concorrente Smilde ha avviato la produzione e fornito le reti di supermercati olandesi con un prodotto simile, che ha chiamato “Witte Wievenkaas”.
Cosa può essere un marchio?
Parlando dei marchi registrati, tutti noi abbiamo davanti agli occhi principalmente i logotipi di noti marchi e aziende, nonché i loro nomi e i nomi dei prodotti che offrono. Tuttavia, la locuzione “marchi registrati” si riferisce solo alle indicazioni citate o può includere altre cose?
In conformità con l’articolo 120, comma 1, della legge sulla proprietà industriale, un marchio registrato può essere qualsiasi segno che possa essere rappresentato graficamente, purché tale segno sia idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra impresa. Un marchio registrato può in particolare essere una parola, un disegno, un motivo ornamentale, una composizione cromatica, una forma tridimensionale, compresa la forma del prodotto o del suo imballaggio, nonché una melodia o altro segnale sonoro. È opportuno anche fare riferimento alla giurisprudenza europea, dove è stato stabilito tra l’altro che la rappresentazione in forma grafica deve consentire una riproduzione grafica dell’indicazione, in particolare tramite immagini, linee o lettere, e tale rappresentazione deve essere chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, comprensibile, durevole e oggettiva (sentenza della CGUE del 12 dicembre 2002 nella causa C-273/00 Sieckmann).
Christian Louboutin ha vinto le suole
Nonostante il fatto che questo articolo non sia strettamente dedicato al disegno industriale, vale la pena affrontare la questione in oggetto, poiché per la sua natura probabilmente costituirebbe un modello di design noto e riconoscibile a livello mondiale. Si tratta delle famose scarpe con suola rossa caratteristica di Christian Louboutin.
La controversia è iniziata nel 2012 quando la compagnia olandese Van Haren ha introdotto sul mercato scarpe con tacco alto dotate di una suola rossa distintiva. La questione non poteva essere ignorata da Christian Louboutin, in quanto era titolare di un marchio registrato presso l’Ufficio Benelux della Proprietà Inteellettuale. Il marchio è stato registrato e descritto nel seguente modo: “Marchio costituito dal colore rosso (Pantone 18 1663TP) applicato alla suola di una scarpa conformemente all’illustrazione (il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve solo a evidenziare la posizione del marchio)”, il che inequivocabilmente corrispondeva all’offerta della compagnia olandese.
Libertà di esercire attività commerciali
F. sp. z o. o. in ottobre 2012 ha presentato ricorso contro l’esclusiva concessa alla sua società di un diritto di registrazione di un disegno industriale. Nella motivazione ha sostenuto che il creatore del disegno è J.M., che durante il periodo di elaborazione del controverso disegno svolgeva la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato. Nell’agosto 2012 J.M. ha inviato alla società una lettera nella quale chiedeva un compenso per l’utilizzo del disegno, del quale è l’autore.
La società ha sostenuto che la domanda dell’ex dipendente limita notevolmente la sua libertà di esercitare l’attività commerciale e costituisce quindi fonte di interesse giuridico per chiedere l’annullamento del diritto di registrazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge sulla libertà d’impresa. La società ha inoltre sostenuto che il disegno controverso non possiede i requisiti di carattere individuale né di novità e viola altresì i diritti patrimoniali e personali degli altri autori del disegno. Inoltre, la società ha affermato che chi ha depositato la domanda del disegno controverso non era un rappresentante brevettuale, ma solo tale può effettuare il deposito, come previsto dall’art. 236 PWP.
Fine dei litigi sul vino di Sophia
Riferendosi un po’ alla storia, vale la pena tornare indietro ai tempi del PRL, quando sul mercato polacco era possibile trovare la popolare marca di vini Sophia.
Purtroppo, nonostante la sua popolarità, il precedente proprietario – la società Vinimpex Poland nel 1999 dichiarò bancarotta. In una simile situazione sul mercato alcolico emerse la domanda: cosa fare con la marca Sophia? Questa questione si risolse solo dopo 20 anni.
In effetti, tra i beni della massa fallimentare di Vinimpex Poland figurava il marchio registrato SOPHIA®, su cui molte concorrenti avevano gli occhi. Il diritto di protezione del marchio è stato infine acquistato dalla società Dimyat Polska, che per quasi 12 anni si era impegnata a sistemare la situazione legale relativa al diritto di protezione. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, la società rimaneva in dispute con altre aziende che sfruttavano il marchio a scopo commerciale. In questo contesto la società ha affrontato numerose cause giudiziarie che sono durate molto a lungo, eppure non hanno prodotto gli effetti desiderati.
La vittoria di Cinkciarza
Chiunque sia interessato al mercato valutario e finanziario in Polonia conosce il servizio e l’azienda con lo stesso nome – Cinkciarz.pl. Non tutti però sanno che di recente il nome “Cinkciarz” è stato oggetto di una controversia giudiziaria tra società polacche concorrenti.
Tuttavia, iniziamo dall’inizio, cioè dal 2015, quando Cinkciarz.pl ha depositato con successo all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intelettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di un segno comunitario verbale “Cinkciarz”. Il segno è stato registrato per le classi di prodotti e servizi, quali ad esempio i servizi finanziari, il cambio valutario, il software informatico.