La sentenza della Corte Suprema nella causa SkyKick UK Ltd contro Sky Ltd è diventata una pietra miliare del diritto britannico dei marchi, riferendosi direttamente al problema delle domande presentate in mala fede. Il tribunale si è concentrato soprattutto sulla pratica di presentare specifiche eccessivamente ampie, in cui il richiedente non ha l'intenzione reale di utilizzare il segno commerciale per tutti i prodotti o servizi dichiarati. Questo fenomeno, noto come "trademark trolling" o "blanket filing", era finora difficile da contrastare nella fase di esame della domanda. La sentenza ha chiaramente indicato che tali pratiche possono essere considerate azioni in mala fede, aprendo la strada a una contestazione più efficace di questi tipi di domande. Il tribunale ha sottolineato che il sistema di protezione dei marchi deve tutelare gli interessi commerciali reali, e non fungere da strumento speculativo o bloccante per i concorrenti. Questo precedente ha fornito all'UKIPO basi legali per un approccio più attivo nella valutazione delle intenzioni dei richiedenti durante il processo di esame della domanda.
Sentenza SkyKick, UKIPO ha introdotto modifiche significative alla pratica della presentazione delle domande di marchio, che richiedono ai richiedenti una maggiore precisione e giustificazione aziendale per le loro specifiche. Gli esaminatori valuteranno ora attivamente se le specifiche sono “esplicitamente e chiaramente ampie” e potranno sollevare contestazioni di mala fede già durante la fase di esame della domanda. I richiedenti devono ora garantire che le loro specifiche rappresentino rivendicazioni oneste e ragionevoli per la loro attività commerciale, evitando di depositare domande che riguardano un elevato numero di merci e servizi in diverse classi senza un reale sostegno aziendale. Occorre prestare particolare attenzione all'uso di termini generali come “software informatico” o “abbigliamento”, chiedendosi se effettivamente riflettano l’uso previsto o se sarebbe più opportuno impiegare sottocategorie più ristrette. I richiedenti devono inoltre essere pronti a spiegare le proprie ragioni commerciali, qualora vengano contestate in merito all’ambito della domanda, il che richiede una strategia ben ponderata e documentazione aziendale che giustifichi l’ampiezza della protezione.
Una nuova pratica UKIPO introduce un approccio sistematico per l'identificazione e la contestazione di potenziali domande problematiche, con procedure chiaramente definite per entrambe le parti del processo. Quando gli esaminatori sollevano una questione di mala fede, il richiedente riceve un termine di due mesi per rispondere e può scegliere tra due opzioni: presentare una giustificazione commerciale che spieghi la vasta specifica o limitare i beni/servizi in modo da riflettere meglio la loro attività economica reale. Alcune categorie di domande genereranno automaticamente contestazioni, tra cui quelle che comprendono tutte le 45 classi di merci e servizi o tutti i prodotti della classe 9, che comprende una vasta gamma di articoli legati a tecnologia, scienza, elaborazione delle informazioni e software. Tuttavia l'UKIPO sottolinea che vi saranno anche altri scenari in cui gli esaminatori possono sollevare obiezioni, le quali verranno valutate singolarmente caso per caso. L'organismo mira a un pragmatismo equilibrato, concentrandosi principalmente sulle specifiche che sono esplicitamente e chiaramente ampie, garantendo un trattamento equo sia ai richiedenti in buona fede sia proteggendo il sistema da abusi.
Introduzione di nuove linee guida da parte dell'UKIPO richiede una trasformazione radicale nell'approccio alla strategia di protezione dei marchi sia delle aziende che dei loro consulenti legali. Le imprese devono ora riflettere più attentamente sui propri reali bisogni commerciali prima di presentare domanda, documentando il fondamento commerciale per ogni categoria di prodotti o servizi inclusa nella specifica. In particolare questo colpirà le grandi corporation che tradizionalmente depositavano ampi marchi come strategia difensiva; ora dovranno dimostrare piani concreti di utilizzo del marchio in ciascuna categoria dichiarata.Gli avvocati specializzati in marchi devono adeguare la loro pratica, ponendo maggiore enfasi sull'analisi aziendale del cliente e sulla preparazione della documentazione necessaria a giustificare un ampio spettro di protezione. Andy Bartlett, vicedirettore esecutivo e responsabile dei servizi dell'UKIPO, ha sottolineato che comprendere queste modifiche aiuterà i clienti a predisporre le specifiche adeguate e a evitare potenziali difficoltà e ritardi inutili nel processo di deposito. Per le aziende polacche operanti sul mercato britannico ciò significa la necessità di riesaminare le proprie strategie di protezione dei marchi e, se necessario, avvalersi dei servizi professionali di un Chartered Trade Mark Attorney, che l'UKIPO raccomanda esplicitamente nelle proprie linee guida.
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