La disputa ha avuto inizio il 7 ottobre 2024 quando Zara ha presentato una domanda di registrazione del marchio Zacaffe presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Il marchio Zacaffe è stato progettato come parte di una strategia di diversificazione dell'attività di Zara, che prevede l'apertura di caffetterie all'interno dei negozi di abbigliamento. Tuttavia la società italiana Zicaffe, operante sul mercato dal 1929, ha riconosciuto che il nome Zacaffe è troppo simile al loro marchio e potrebbe confondere i consumatori. In risposta, Zicaffe ha presentato un'opposizione formale, sostenendo che la similarità dei nomi viola i loro diritti di marchio.
La base del contesto contrario di Zicaffe è l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento dell'Unione europea sui marchi (EUTMR), che riguarda la probabilità di indurre in errore i consumatori. Gli esperti evidenziano tre aspetti principali di somiglianza: visivo, fonetico e concettuale. Visivamente entrambi i segni sono quasi identici per quanto riguarda lunghezza e struttura – differiscono solo nelle lettere “I” e “A” nei prefissi “Zi” e “Za”. Foneticamente i nomi suonano molto simili, soprattutto nelle lingue europee dove gli accenti sono uniformi. Concettualmente entrambi i segni suscitano associazioni con il caffè grazie all'elemento comune “caffe”. Anche se “Zi” può riferirsi alla Sicilia e “Za” a Zara, il consumatore medio non nota queste sottili differenze.
Zicaffe sottolinea che la somiglianza dei nomi potrebbe portare a confusione sul mercato del caffè, dove il livello di attenzione dei consumatori è moderato. Per prodotti come il caffè, anche lievi differenze potrebbero passare inosservate. Zara si difende sostenendo che il marchio Zacaffe verrà utilizzato esclusivamente nei negozi Zara, il che dovrebbe escludere il rischio di equivoco. Tuttavia gli esperti notano che, dopo la registrazione del marchio, l'azienda potrebbe usarlo anche al di fuori dei propri negozi, indebolendo questo argomento.
La decisione dell'EUIPO avrà un significato cruciale per entrambe le parti. Se l'opposizione di Zicaffe verrà riconosciuta come legittima, Zara potrebbe essere costretta a un rebranding della sua iniziativa nel settore del caffè, il che comporterà costi elevati e potenziali danni alla reputazione. Dall'altro lato, il successo di Zicaffe rafforzerà la protezione della loro marca e sottolineerà l'importanza del rispetto preciso delle norme sui marchi. Questa questione mette in luce anche le sfide legate alla diversificazione d'attività da parte di marchi globali, nonché alla necessità di bilanciare innovazione e rispetto delle normative esistenti.La disputa tra Zicaffe e Zacaffe è un esempio di quanto sia cruciale analizzare con precisione i possibili conflitti nella registrazione di nuovi marchi. Il risultato di questo caso potrebbe diventare un precedente per altre aziende che intendono espandersi in nuovi mercati o settori. Per i consumatori rimane la domanda: le differenze tra “Zi” e “Za” sono sufficienti per evitare confusione?
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