Nel 2015 l'impresa spagnola Gellatas Gullón, operante tra l'altro nella produzione di dolciumi, ha presentato all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di un marchio, il cui oggetto erano due biscotti neri contenenti vari disegni, con una crema bianca tra loro. I biscotti "Twins" (così li aveva soprannominati l'azienda spagnola) sono stati mostrati su sfondo blu.Già dalla descrizione emerge che il marchio in contestazione appare subito simile ai popolari biscotti OREO. La reazione del produttore di questi caratteristici dolci non si è fatta attendere. L'azienda Intercontinental Great Brands LLC ha presentato opposizione all'EUIPO riguardo alla registrazione del marchio contestato. I principali argomenti sollevati riguardano il fatto che l'azienda aveva registrato prima della società spagnola due marchi raffiguranti OREO, di cui il primo comprendeva il biscotto stesso come marchio tridimensionale e il secondo era un classico segno misto parola-grafico. Di conseguenza, la registrazione del marchio contestato, a parere della società americana, potrebbe portare a un elevato rischio di confusione tra i biscotti dei due produttori da parte dei potenziali consumatori.
L'EUIPO ha sostenuto il punto di vista di Intercontinental Great Brands LLC riconoscendo l'opposizione. A seguito del ricorso della società spagnola, la questione è stata sottoposta a un'ulteriore istanza, ovvero al Tribunale dell'Unione Europea, che doveva definitivamente risolvere la controversia.Nel ricorso si indicava tra l'altro che i marchi di impresa concorrenti differivano in modo da poter essere soggetti a protezione. Il principale argomento riguardava il fatto che il marchio oggetto del contendere comprendeva l'intera confezione, su cui, oltre all'aspetto dei biscotti, figurava anche una grande denominazione scritta in bianco “Twins” e il nome della società posto su sfondo verde. Un altro argomento a sostegno della fondatezza dell'opposizione era che nessun produttore può vantare un diritto di protezione sull'aspetto stesso del biscotto, e quindi i biscotti costituiti da due biscotti neri con crema bianca al centro non possono essere oggetto di tutela legale a causa della mancanza di individualità. A parere di Gellatas Gullón ciò che caratterizza i marchi OREO è proprio il nome del biscotto, visibile su di essi, e la parte verbale costituisce la caratteristica distintiva di tali segni.
Il tribunale, esaminando la causa, non ha sostenuto le posizioni della società spagnola e, alla fine di maggio 2020, ha emesso una sentenza a favore del produttore americano. Nel suo ragionamento si è sottolineato, tra l'altro, il fatto che anche nel caso dei segni distintivi parola‑grafici, l'elemento grafico riveste un'importanza pari alla parte verbale, che acquisisce ulteriore rilevanza nella situazione in cui il potenziale consumatore percepisce un dato marchio come un tutto. Così succede nel caso dei biscotti OREO, nei quali, oltre al nome stesso – elemento cruciale – l'aspetto riveste particolare importanza. Di conseguenza, valutando l'intera questione senza concentrarsi esclusivamente sull'aspetto estetico del prodotto, la Corte dell'Unione Europea ha indicato che il consumatore medio, prima di tutto, percepirà forma e aspetto dei biscotti, per poi considerare successivamente il produttore, e non viceversa come sostenuto dalla società Gellatas Gullón. In tal modo, l'aspetto dei due cioccolatini a cerchio con crema bianca è indissolubilmente associato ai biscotti OREO.C'è la domanda se la questione su OREO si chiuderà? Lo sapremo sicuramente presto. Comunque, vale la pena ricordare che in passato una situazione simile si è verificata riguardo ai cioccolatini KitKat. Allora il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto che la forma e l'aspetto di tali prodotti non sono abbastanza unici da poter beneficiare della protezione.
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