Tutto è iniziato quando una delle cancellerie legali tedesche ha registrato il proprio nome come segno verbale di un marchio, ovvero “MBK Rechtsanwälte”. Curiosamente, sia nella vita quotidiana che su Internet, la stessa denominazione verbale era utilizzata anche da un’altra cancelleria proveniente dalla Germania – mk advokaten. Questa situazione ha rapidamente portato a una controversia tra le società legali, che si è conclusa nel 2016. In quell’anno un tribunale tedesco ha emesso una sentenza in cui vietava l'uso della locuzione “mbk” per la prestazione di servizi legali, pena una multa. Di conseguenza, la cancelleria mk advokaten ha cessato l’utilizzo del controverso segno distintivo. A questo punto sembra che la questione dovrebbe essere conclusa, ma nulla è più lontano dal vero.Dopo un certo tempo, digitando su motori di ricerca “MBK Rechtsanwälte” era possibile trovare numerosi annunci e riferimenti alla cancelleria concorrente mk advokaten. Di conseguenza, la società MBK Rechtsanwälte ha sostenuto che in questo caso si era verificata una violazione del divieto stabilito dalla sentenza del 2016 e ha nuovamente avviato un procedimento giudiziario per punire l’entità concorrente.In risposta, mk advokaten ha affermato che, in effetti, prima della prima sentenza tra le parti aveva pubblicato un annuncio contenente il segno controverso nel registro online delle imprese disponibile sul web; tuttavia, una volta che la sentenza è diventata esecutiva, ha ritirato la sua pubblicazione, chiudendo così la controversia e rispettando la decisione emessa. Di conseguenza, la cancelleria non può essere ritenuta responsabile per le circostanze in cui altri portali ripubblicano automaticamente vari annunci.
In detrimento della società, in Germania si è consolidata una giurisprudenza secondo cui il soggetto che ha incaricato la pubblicazione di un annuncio illecito deve non solo rimuoverlo dal portale originale su cui era stato pubblicato, ma anche verificare e intraprendere sforzi per eliminarlo da altri siti internet. Di conseguenza, il tribunale di primo grado che ha esaminato la causa ha riconosciuto ragione a MBK Rechtsanwälte, poiché gli annunci visibili in rete di mk advokaten incidono sui vantaggi di tale studio, il che si traduce in ulteriori violazioni del diritto di protezione.La cancelleria mk advokaten non si è arresa e ha fatto ricorso alla seconda istanza. Il tribunale d'appello, esaminando la causa, ha affermato che la questione non è scontata, perciò ha chiesto al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea di verificare se la giurisprudenza tedesca sia conforme all'UE.
La CGUE, esaminando la causa, si è concentrata anche sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2008/95/CE volta a armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. Come risultato, il Tribunale ha stabilito che un soggetto che ordina la pubblicazione su internet contenente segni identici o molto simili a marchi concorrenti è responsabile del loro contenuto. Tuttavia, nella situazione in cui un'altra società indipendente o una persona agisce autonomamente replicando pubblicazioni che violano i diritti di terzi – il soggetto non può essere ritenuto responsabile. Secondo la CGUE, l'uso in questo contesto di un marchio altrui deve consistere in un comportamento attivo che si manifesta almeno nella gestione di azioni volte alla pubblicazione delle controversie annunciate.Di conseguenza, con sentenza del 2 luglio 2020 (C‑684/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che il soggetto che commissiona la pubblicazione su un sito web di un annuncio che viola i diritti di marchio di un altro soggetto non utilizza un segno identico a quello marchio, nelle circostanze in cui gli operatori di altri siti internet prendono o replicano quell'annuncio, pubblicandolo per proprio conto e a proprio nome su altre pagine web.Come reagiranno le altre imprese a una simile sentenza? Senz'altro parte della decisione potrebbe piacere, poiché apre la strada all'utilizzo consapevole delle norme al fine di violare i diritti di protezione dei concorrenti.
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