Yuga Labs ha creato Bored Ape Yacht Club (BAYC) – una collezione di 10.000 NFT unici che raffigurano personaggi cartoon di scimmie con varie caratteristiche, espressioni e abiti. Possedere tale token non dava solo il diritto a un’immagine digitale, ma anche l’accesso a una community online esclusiva con eventi, feste e materiali unici. Inizialmente venduti per circa 200 dollari, nel tempo sono diventati un simbolo di status, e alcuni esemplari hanno raggiunto prezzi superiori ai 24 milioni di dollari sul mercato secondario, garantendo a Yuga il 2,5% royalty su ogni vendita.La popolarità del progetto non lo ha protetto dalle controversie. L’artista Ryder Ripps, criticando le presunte contenuti razzisti associati a BAYC, ha creato insieme a Jeremy Cahen una collezione chiamata RR/BAYC. Ha utilizzato immagini e identificativi identici a quelli degli NFT originali di Yuga, sostenendo che si trattasse di una forma di protesta, educazione e satira. Yuga ha considerato questo comportamento una violazione dei propri diritti e lo ha citato in giudizio per violazione di marchi non registrati e cybersquatting. La controversia è rapidamente arrivata al tribunale d’appello.
Il punto chiave della difesa di Ripps era la tesi che gli NFT non siano «mercancie» ai sensi della Lanham Act, che disciplina la protezione federale dei marchi negli USA. Ripps si basava su precedenti sentenze riguardanti supporti fisici con contenuti immateriali, come cassette video o compact disc, dove la tutela spettava al supporto stesso e non al contenuto. Tuttavia, il tribunale ha respinto espressamente tale argomentazione, sottolineando che gli NFT si differenziano dai tradizionali supporti: esistono esclusivamente nel mondo digitale e il loro codice univoco e i metadati costituiscono un prodotto autonomo e distinto offerto in commercio.Questa sentenza è rivoluzionaria perché apre la strada a considerare gli NFT alla stregua di altri beni nell'ambito dei marchi. Ciò significa che creatori e proprietari di collezioni possono avvalersi di strumenti giuridici per tutelare i propri marchi da contraffazioni o da pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori.
Ripps cercò di invalidare i diritti di Yuga, sostenendo tra l'altro che la vendita di NFT viola le norme sul mercato dei titoli, e che Yuga avrebbe abbandonato i propri diritti non controllando il modo in cui terzi utilizzano i suoi segni (cosiddetta “naked licensing”). Tuttavia, il tribunale ha riconosciuto che non vi è alcun nesso tra eventuali violazioni del diritto sui titoli e la funzione di un marchio commerciale, nonché che Yuga non aveva mai concesso licenze formali per l'uso dei propri marchi.Le successive linee difensive, come l'uso legittimo nominativo e il diritto alla libertà d'espressione, sono state anch'esse respinte. Il tribunale ha sottolineato che Ripps non si era limitato a commentare le attività di Yuga, ma aveva incorporato i suoi segni nei propri prodotti, facendo apparire ai consumatori come se fossero pubblicati da Yuga o autorizzati da essa.
Mimo che il tribunale ha riconosciuto gli NFT come “beni” ai sensi della legge sui marchi commerciali, non ha ancora deciso se nella presente causa si sia verificato un’infrazione. La chiave sarà dimostrare la probabilità di confusione dei consumatori – e ciò richiede un’analisi dettagliata di vari fattori, inclusa la somiglianza dei segni, il tipo di pubblico e i canali di vendita.Per i proprietari di marchi e gli autori di NFT, questa sentenza è un segnale per rafforzare la protezione legale – registrare i segni, elaborare strategie di enforcement e evitare situazioni che potrebbero portare a accuse di “naked licensing”. D’altro canto, artisti e attivisti che desiderano utilizzare marchi noti a fini critici o satirici dovrebbero farlo in modo da non suggerire l’origine del prodotto dal titolare del marchio.
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